专利审查中涉及修改超范围的问题

专利审查中涉及修改超范围的问题

张力

国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，湖北 武汉 430000

摘要：专利审查过程中，通常申请人会通过修改的方式对审查意见中的缺陷进行克服，涉及到修改后，审查员首先会依据发条进行修改超范围的判断；修改超范围会造成审查过程中的效率低下，而修改是否超范围的法条判断依据也比较难以掌握，需要通过大量的经验积累；本文通过两个相关案例对修改超范围的相关法条中“文字记载”和“直接地、毫无疑义地确定”的判断进行相关讨论。

关键词：修改；超范围；文字记载；毫无疑义；

在实质审查程序中，为了使申请符合专利法及其实施细则的规定，申请人会对申请文件进行修改，审查员对申请人提交的修改文件进行审查时，会依据专利法第三十三条的规定进行严格审查。专利法第三十三条规定不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。其中记载的范围包含的内容不仅仅只是限定了文字上的记载；原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容[1]。而在实际专利审查过程中发现，将说明书中包含的内容部分直接地加入到权利要求中，虽然看似属于“文字记载的内容”的范围，但是也并非完全符合专利法第三十三条的规定；并且“能直接地、毫无疑义地确定的内容”的判断在一定程度上也需要进行相应的判断，具有一定的难度；本文将通过两个相关案例对修改超范围的相关法条中“文字记载”和“直接地、毫无疑义地确定”的判断进行相关讨论，以加深对专利法三十三条涉及的修改超范围问题的理解。

案例一：涉及“文字记载的内容”的判断；

申请人依据说明书相关段落在独立权利要求中增加：“所述通过级联的无线感知网络向调度中心发送所述目标对象数目和所述位置信息，包括：通过公交车司机智能手机与私家车智能手机形成无线感知群组，并设置无线感知群组的最大通讯范围，由若干个无线感知群组得到建级联的无线感知网络；公交车司机智能手机随机选择一台在级联的无线感知网络内、在所述最大通讯范围内的私家车司机智能手机作为中继，公交车司机智能手机把公交车的位置信息和载客信息发送给选定的私家车司机智能手机，私家车司机智能手机接收公交车的位置信息和载客信息，并将公交车的位置信息和载客信息发送到其他私家车作为中继继续传递，直至最后一辆私家车与公交车调度中心的距离小于所述最大通讯范围时，将公交车的位置信息和载客信息传递到所述调度中心；其中，智能手机结合预先安装的地图应用自动规划出从公交车当前位置到所述调度中心的最短路径”。

权利要求中直接限定“公交车司机智能手机随机选择一台在级联的无线感知网络内、在所述最大通讯范围内的私家车司机智能手机作为中继”，而说明书限定内容为“公交车司机智能手机知晓了公交车到调度中心的最短路径，因此，公交车司机智能手机在群里1内广播筛选私家车信息，要求在图7所示的以公交车当前位置为起点，预设范围阈值(如箭头方向正负10米范围)内的私家车司机智能手机应答”、“一般来说，白天城市私家车较多，公交车司机智能手机会接收到多个私家车司机智能手机的回应消息，消息中附带私家车的当前位置，则公交车司机智能手机计算公交车与私家车的当前距离，随机选择一台私家车司机智能手机作为中继。然后公交车司机智能手机把公交车当前位置、该公交站点上车人数等信息发送给选定的私家车”；由以上内容可知公交车司机的智能手机随机选择的私家车司机智能手机是在群组1中的，而群组1与级联的无线感知网络存在区别，公交车司机智能手机可能存在于多个群组中；并且说明书中的选择最短路径中的同级群组中的私家车司机智能手机作为中继；因此该部分内容修改超范围。

并且新增加内容“智能手机结合预先安装的地图应用自动规划出从公交车当前位置到所述调度中心的最短路径”虽然在原始说明书中有一致记载，但是上述部分内容未能体现与形成级联的无线感知网络和选择私家车司机作为中继相结合，而说明书记载内容获得最短路径的过程是在组建级联的无线感知网络和选择私家车司机作为中继之前，并且“在图7所示的以公交车当前位置为起点，预设范围阈值(如箭头方向正负10米范围)内的私家车司机智能手机应答”，也能体现选择中继时考虑了最短路径；说明书附图7也能体现消息的传播路径与最短路线的高度吻合；因此尽管上述内容在原始说明书中有记载，但是增加到权利要求中时，根据上下文会组合形成新的未记载在原始申请文件中的技术方案；在进行超范围判断时，不能仅根据原始申请文件有一致记载就得出修改符合专利法第三十三条规定的结论。

案例二：涉及“直接地、毫无疑义地确定”的判断；

申请人修改的权利要求“一种基于移动终端条码的个人信息查询方法，其特征在于......根据所述针对所述移动终端预先设置的业务规则，进行个人信息查询处理，以分别控制对所述账号绑定的每个移动终端的个人信息查询行为”；原始申请文件中记载“一种基于移动终端条码的业务处理方法，其特征在于......根据所述移动终端唯一标识查询所述账号针对所述移动终端预先设置的业务规则；根据所述针对所述移动终端预先设置的业务规则，进行业务处理”。

上述修改将方案主题名称直接从“一种基于移动终端条码的业务处理方法”修改为“一种基于移动终端条码的个人信息查询方法”；原始说明书中未记载基于移动终端条码的个人信息查询方法的完整方案；但是说明书中记载“如果是老人的智能手机，还可以设置家庭住址，以便出租车可以将老人送回家，更可以添加老人的病历，身体情况，以便医院可以通过条码查询老人的病历”、“某个银行通过移动终端二维码查询身份证等个人信息时，可以根据预先为该移动终端设定的业务规则进行业务处理，该业务规则可以是：当查询个人信息为银行时，可以查询”；即通过业务规则的设置可以实现基于移动终端条码的包括“家庭住址”、“身体情况”、“查询身份证等个人信息”等个人信息查询的业务；故基于原始记载的“一种基于移动终端条码的业务处理方法”的完整方案记载和业务实现可以是个人信息查询的记载可以“直接地、毫无疑义地确定”修改后的权利要求限定的主题名称为“一种基于移动终端条码的个人信息查询方法”的方案，并不需要原始申请文件中完整记载修改后的权利要求的“一种基于移动终端条码的个人信息查询方法”的方案。

本文案例一中虽然先关内容在原始说明书中存在“文字记载”，但是增加到权利要求中时根据上下文会组合形成新的未记载在原始申请文件中的技术方案导致修改超范围；案例二中虽然原始说明书中未记载修改后的完整方案，但是以及说明书记载内容可以“直接地、毫无疑义地确定”修改后的方案可以从原始申请文件中得出；上述两个案例不仅体现修改超范围判断的复杂程度，也说明要结合相关案例具体情况进行实际分析，不能仅凭原始申请文件是否有记载从而机械化判断，并且要清晰的判断“直接地、毫无疑义地确定”是否存在相关的依据，从而更加有效的进行专利申请文件的修改。

参考文献

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，243-244。

作者简介

张力（1989-），男，汉族，湖北洪湖人，国家知识产权局专利审查协作湖北中心，研究方向：商业方法