专利无效中无效请求理由的选择与考量

专利无效中无效请求理由的选择与考量

何小丽

国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 广东广州 510555

摘要：本文基于一件专利无效案例，分析在无效程序中如何选择、构建无效请求理由，并提出在考虑无效理由时，如何准确把握专利法第26条第3款、第4款、第22条第2款、第3款的理由，以降低在无效审理时无效理由不成立的可能性。

关键词：专利；无效；理由

无效宣告程序是专利公告授权后依当事人请求而启动的、通常为双方当事人参加的程序。本文将从一个实际的专利无效案例入手，讨论如何选择和考量无效请求理由。

1、案情简介

本案CN201110184084.5涉及一种非水电解液电池，实审阶段授权权利要求1-2如下：

“1.一种非水电解液电池，包括正极及正极活性物质、负极及负极活性物质、隔离膜和非水电解液，其特征在于：所述非水电解液含有溶剂、电解质和添加剂；所述的电解质为六氟磷酸锂；所述的溶剂为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)的混合物，所述碳酸乙烯酯(EC)的含量为0％～40wt％，所述碳酸丙烯酯(PC)的含量为10～40wt％，所述碳酸二乙酯(DEC)的含量为5～50wt％，所述碳酸甲乙酯(EMC)的含量为0～60wt％；所述的添加剂为联苯(BP)；碳酸甲乙酯(EMC)的含量大于0。

2.根据权利要求1所述的非水电解液电池，其特征在于：所述联苯(BP)的含量为0＜m(BP)≤2wt％。”。

2、无效理由

无效请求提出后，专利权人提交修改，将授权公告的权利要求2并入权利要求1，此后，请求人针对上述修改，明确无效理由：（1）说明书不符合专利法第26条3款的规定。（2）权利要求1-6不符合专利法第26条4款的规定。（3）权利要求1-6不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

3、无效决定

3.1.关于专利法第26条第3款

请求人主张：本专利中溶剂的质量比与体积比混用且互相矛盾，未能准确地说明发明的技术内容。合议组认为：在常温常压条件下，EC为固态，其余为液态，由于固、液体积不具备可比性，故只能按照质量比混合。请求人的主张不成立。

3.2.关于专利法第26条第4款

请求人认为：说明书记载的所有实施例中联苯含量均大于等于0.1wt％，权利要求5限定联苯（BP）的含量小于0.1wt％，本领域技术人员有理由怀疑联苯含量小于0.1wt％时无法实现本专利的技术效果。合议组认为：本专利说明书关于联苯抑制高温膨胀的机理为：在电极平均电位约为4.1V时，促使BP在某些活性位点发生氧化聚合，并生成一层导电膜覆盖在该活性位点的表面，从而有效抑制了活性位点的活性物质遇电解液发生进一步的反应，改善电池的高温性能。根据该机理，联苯加入即可发挥作用。请求人的主张不成立。

3.3关于专利法第22条第3款

请求人主张：对比文件1（CN101771167A）、2（CN101540419A）已公开本专利权利要求1除联苯含量以外的所有技术特征，本领域技术人员可以根据实际的需要和有限的试验次数，适当调整BP的浓度改善电池的高温性能；同时，对比文件3（JP4313017B2）公开了联苯作为非水电解质中的助溶剂，且联苯的占比是0.005wt％，在对比文件1基础上结合公知常识或者对比文件3得到权利要求1请求保护的技术方案不需要付出创造性劳动。

3.3.1合议组认为：

（1）关于联苯作用。本专利记载了：“当BP的含量大于2％时，电池内阻增大，会降低电阻的功率性能”，权利要求1因此特别限定BP含量0＜m（BP）≤2wt％。对比文件1公开了联苯是作为防过充添加剂使用，并非在正负极表面形成保护膜的成膜添加剂。这种防过充添加剂以实现保护为目标，力求保护效果显著，添加量较小则很可能实现不了足够的保护，因此添加量通常较大。对比文件1的BP添加量达到5%，远高于本专利限定的上限2wt%。基于此，对比文件1一定程度上排斥了将联苯BP含量降低的改进，因为这种变化将有碍于其基本功用的实现。即使其他对比文件或者公知常识中有关于电解液中联苯含量≤2wt％的内容，本领域技术人员也难以将其结合到对比文件1上。（2）关于对比文件3中联苯含量。合议组认为：对比文件3采用化合物A（如联苯）和化合物B共同起到防过充作用，并非在电解液中单独添加联苯。即使参考示例4可计算得到联苯含量为0.005wt％，也不能据此认为对比文件3公开了单独添加0.005wt％联苯的技术特征。（3）关于公知常识。合议组认为：权利要求1所述联苯含量与其作用原理相关，本领域技术人员即使拥有本领域常规知识和基本技术能力，亦不可脱离专利中特定的机理，即使调整成分含量是化学领域常见操作，但不宜就此认为得到与特定机理相关的含量之过程是“容易想到”的。请求人的上述无效理由不成立。

4、分析与总结

从以上案例中可以看出，请求人以第26条第3款、第26条第4款、第22条第2款或第3款为理由，提出了无效申请。从无效决定中可以看出，无效审理的审序依次为：第26条第3款、第26条第4款、第22条第3款。因此，不难得出，本案中，若第26条第3款的无效理由成立，则可能会直接宣告已授权专利的无效，这也意味着，请求无效时，优先考虑将专利文件中自身存在的一些撰写或形式上的重大缺陷，作为无效理由提出，将在第一梯队对授权专利的稳定性带来很大冲击。同理，权利要求得不到说明书支持的审理顺序优于新颖性或创造性，充分考虑、挖掘授权专利中这类形式缺陷将在第二梯队对授权专利的稳定性造成冲击。因为此类无效理由的审理，相对于创造性的判断而言，其主观程度相对较低。最后，对于授权专利的实质性缺陷（如不具备新颖性、创造性等），由于找到合适的证据需要付出大量的工作，且其判断较为复杂，因此，可放在第三梯队作为无效理由提出，进而构建三层梯队的无效理由，提高无效成功概率。

另外，从本案中可以看出，对于第26条第3款的审理，应当充分站位本领域技术人员，如果某些乍看是缺陷的内容，但在本领域技术人员根据专利文件的记载，能够合理判断出的属于笔误或者其他明显有误的情形，也即，根据本领域技术人员的认知，可以分析出其中符合常识的正确理解，此时，第26条第3款的无效理由将难以得到审判员的认同。

对于第26条第4款的审理，尽管专利审查指南中指出，当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应给出两端值附近的实施例，当数值范围较宽时，还应当给出至少一个中间值的实施例。但是，如果本领域技术人员能够从申请文件的记载中，从机理上判断得出，某些范围的存在即可实现专利中的发明构思，取得有益的技术效果，此时，第26条第4款的无效理由也将难以得到审判员的认同。

对于第22条第3款的审理，一项权利要求与最接近的现有技术相比存在区别技术特征，最接近的现有技术在其公开的技术方案的基础上，不仅没有教导对该技术方案进行区别特征所示的改进方向，甚至排斥这种改进，即使其他现有技术中公开了该区别特征，由于最接近现有技术对这种改进有所排斥，所属领域的技术人员以最接近现有技术为基础，根据其所知晓的普通技术知识，也不能意识到该改进的可能性以及方向，即所属领域的技术人员基于申请日以前的现有技术无法产生动机去结合其他现有技术或公知常识，得到权利要求请求保护的技术方案。