浅析具体放弃式修改的审查

浅析具体放弃式修改的审查

付莹

国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心 江苏苏州 215000

摘要：我国审查指南中关于“具体放弃式”修改的规定比较笼统，仅给出了放弃数值范围的示例，导致在审查实践中没有统一、明确的指导，本文从欧洲专利局关于“具体放弃式”修改的规定入手，结合实际复审案例分析了“具体放弃式”修改的适用范围、立法本意以及判断思路，希望对审查有一定的参考价值。

关键词：具体放弃式修改 专利法第33条 超范围

一、引言

在发明专利的实质审查过程中，申请人通常会针对审查意见通知书指出的缺陷对申请文件尤其是权利要求进行修改。对于修改后的申请文件首先要进行文本审查，文本审查的依据在于专利法第33条，专利法第 33 条的规定1：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

常见的修改类型包括技术方案合并、二次概括、不确定性程度副词删减、明显错误更正以及放弃式修改等。其中，具体放弃式修改是一种特殊类型的修改方式，由于具体放弃的内容往往在原申请中没有记载，按照一般超范围的判断方式，这种修改应该属于超范围的修改。并且由于“具体放弃式”修改并不常见，导致审查员在处理这类案件时屡屡出错，在23件涉及“具体放弃式”修改的复审案件中，有8件案件实审审查员和复审合议组给出的结论相悖。因此，笔者认为有必要对具体放弃式修改这种特殊方式的修改进行分析和探讨。

二、适用范围

审查指南中有关放弃式修改的规定1如下：在原始申请文件的内容中如果没有记载某原数值范围的其他中间值，而基于检索结果，对比文件公开的内容能够评述本申请的新颖性和创造性，或者对于本申请而言，当原数值范围选取其某部分时该发明不可实施，申请人若使用具体“放弃”式的修改，从原数值范围中排除该部分，这种修改超出了原始申请文件记载的范围，因此除非申请人能够根据原说明书和权利要求书记载的内容证明该数值范围区被“放弃”时，本申请无法实施，或者该“放弃”后的数值范围使得本发明的技术方案具有新颖性和创造性，否则这样的修改是不允许的。而指南中仅给出一个放弃数值范围的示例，那么放弃式修改只适用于数值范围的修改？是否适用于其他非数值的修改？

带着上面的疑问，笔者查阅了相关资料，发现欧洲专利局的《审查指南》2定义：申请人在权利要求中增加否定性技术特征以排除不希望保护的某些内容，称之为“具体放弃式修改”，允许申请人采用“放弃”方式进行修改的情形包括：

（1）当一项权利要求包括多个并列技术方案时，如果由于抵触申请公开了其中某个技术方案导致该权利要求无新颖性，申请人可以通过“具体放弃”的方式排除被抵触申请公开的技术方案，使权利要求具备新颖性。

（2）排除“偶然占先”3的公开，而使权利要求具备新颖性。

“偶然占先”是指现有技术的内容与要求保护的发明在技术领域上相差非常大而使本领域技术人员在完成发明时不会考虑这些内容，但这些现有技术的确会影响权利要求的新颖性，因此这样的现有技术就是“偶然占先”。由于“偶然占先”的公开会使权利要求无新颖性，因此通常申请人希望通过“放弃”的方式排除“偶然占先”，使权利要求具备新颖性。

（3）排除权利要求中不授予专利权的主题，使发明具有授权前景。

可见我国审查指南中关于“具体放弃式修改”的规定采用了上述欧洲专利局的思路，虽然审查指南只针对数值范围作出了相应规定，但基于其立法宗旨，在审查实践中可以具体放弃的对象并不限于数值范围，可以包括文字式放弃，但均需遵循相同的原则，即“具体放弃式修改”应限于破坏新颖性的抵触申请和“偶然占先”的情形。

对于排除不授予专利权的主题，虽然审查指南在“具体放弃式修改”的章节没有提及，但是审查指南第二部分第一章第3.1.4节中的规定：“一件专利申请中含有违反法律、社会公德或者妨害公共利益的内容，而其他部分是合法的，则该专利申请称为部分违反专利法第五条第一款的申请。对于这样的专利申请，审查员在审查时，应当通知申请人进行修改，删除违反专利法第五条第一款的部分”，同时审查指南第二部分第一章第4.3.2节中规定：“对于既可能包括治疗目的，又可能包括非治疗目的的方法，应当明确说明该方法用于非治疗目的，否则不能被授予专利权”，即审查指南已经明确规定申请人可以放弃不能授予专利权的主题。

因此，我国审查指南和欧洲专利局的审查指南一样，“具体放弃式修改”不仅限于数值，也可以是文字式修改，但具体方式仅限于排除不允许授予专利权的主题、排除破坏新颖性的抵触申请和“偶然占先”的情形。

三、立法本意

在实际审查操作中，申请人如何证明排除的技术方案不可实施？又如何证明排除后的技术方案具有新颖性和创造性？审查员如何把握超不超范围的尺度？这就需要进一步探寻专利法第33条以及“具体放弃式修改”的立法本意。

专利制度的本质是“公开换保护”，即通过赋予申请人一定的权益并要求其完成一定的义务来实现鼓励创新的制度

4。“先申请制”则要求将申请日作为申请人权益和义务产生的时间界限，申请日提交的专利申请文件是划定申请人与社会公众权益界限的基础，如果申请人对专利申请文件的修改破坏这项基础，则会使得申请人通过该修改不当获利，损害依赖于该原始申请文件的社会公众的法律安全性。另一方面，由于文字描述本身存在天然的局限性或者片面性，申请人在申请日提交的专利申请文件不可能尽善尽美地描述其真实的意思表示；另外，申请人对现有技术的认识可能不够全面、不够准确，导致其要求保护的权益侵占社会公众的部分权益，但是其确实对现有技术存在贡献，如果仅依据专利申请文件明确记载的文字作为划定申请人与社会公众的权益界限的基础，而忽视申请人在专利申请文件中对其发明的真实意思表示，或不允许申请人依据准确的现有技术重新界定权益范围，则不能给予申请人更合理的权益保护，也不符合专利法鼓励发明创造、提高创新能力、促进科学技术进步和经济社会发展的立法宗旨。因此，专利法第33条规定申请人可以进行有条件的修改，以平衡申请人和社会公众的利益。

那“具体放弃式修改”是否符合专利法第33条的立法本意？是否会使得申请人不当得利，损坏社会公众的权益？是否使得申请人得到与其贡献相匹配的权益？

申请人通过“具体放弃式修改”仅可以排除不授予专利权的主题、排除抵触申请和“偶然占先”公开的技术方案。

允许排除不授予专利权的主题，一方面，排除不能授予专利权的主题并没有形成新的技术方案，不会损害社会公众对申请文件的法律安全性，也不会损害社会公众的既有利益；另一方面，如果不允许排除不能授予专利权的主题而只能删除相关部分，则会大大缩小保护范围甚至导致无法得到专利权，申请人无法获得相应的权益，将打击申请人进行发明创造的积极性。

排除抵触申请和“偶然占先”公开的技术方案，由于那些在申请日之前申请、申请日之后公开的抵触申请文件披露的技术信息，申请人在申请日时无法获知该文献，而难以在撰写申请文件时将其从权利要求概括的保护范围中予以规避；同样，由于现有技术的内容与要求保护的发明在技术领域上相差非常大，以致所属领域的技术人员在实施发明时绝不会将其列为需要考虑的对象，偶然占先的对比文件由于所属领域、所解决的技术问题、发明构思，与本申请相差甚远，仅仅由于公开内容与本申请保护范围有重叠，能破坏本申请的新颖性，偶然占先的现有技术对于发明的完成没有给出教导或启示，在申请人采用具体放弃式修改从要求保护的技术方案中排除该偶然占先内容后，该文献已无法用来评价修改后权利要求的创造性。因此出于公平考虑，需要将具体放弃这种特殊修改方式作为补救的机会提供给申请人，达到保护其对社会作出的技术贡献的目的。

四、典型案例

【案例】锂离子可再充电电池用的电解液和包括它的锂离子可再充电电池

原权利要求1：一种用于锂离子可再充电电池的电解液，包括：非水有机溶剂，锂盐，和磷酸三苯酯。

一通时，审查员采用对比文件1（JP特开平11-233140A）评述了权利要求1的新颖性。

答复一通时，申请人在权利要求1中增加了特征“其中相对于电解液的总重量，磷酸三苯酯具有0.1～10wt％的浓度”。

二通时，审查员认为权利要求1所保护的重量百分比范围也是本领域技术人员通过有限的试验即可得到的合理范围，不具备创造性。

二通后，申请人在权利要求1中进一步增加了特征“所述阴极活性材料不包含锰类物质”，并认为该修改属于指南中规定的“具体放弃式”修改。

三通时，审查员认为上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定。

三通后申请人没有修改权利要求，审查员予以驳回，主要认为：由于原始说明书中记载了“这些阴极材料的典型的例子可包括含锂的金属氧化物如LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2、LiMn2O4、或LiNi1-x-yCoxMyO2（其中0?x?1、0?y?1、0?x+y?1，M是例如Al、Sr、Mg、La的金属元素 ）”，即原说明书中记载了阴极活性材料含锰类物质的特征，而修改后的特征为“所述阴极活性材料不包含锰类物质”，虽然这种修改是将锰类物质排除，但是并不属于审查指南中的“放弃”修改方式，因此无需从修改后权利要求是否具有新颖性、创造性的角度来判断该修改是否超范围。

复审阶段，合议组认为：本申请说明书记载了：“这些阴极材料的典型的例子可包括含锂的金属氧化物如LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2、LiMn2O4、或LiNi1-x-yCoxMyO2（其中0?x?1、0?y?1、0?x+y?1，M是例如Al、Sr、Mg、La的金属元素 ）。”根据原说明书文字记载的内容可以直接地、毫无疑义地确定出，含锂的金属氧化物可以包含锰类物质，也可以不包含锰类物质，即阴极活性材料可以包含锰类物质，也可以不包含锰类物质。复审请求人在权利要求1中增加了技术特征“所述阴极活性材料不包含锰类物质”，相当于进一步限定了所述阴极活性材料不包含锰类物质，放弃了实质审查阶段引用的对比文件1（JP特开平11-233140A）中所公开的阴极活性材料包含锰类物质这一技术方案。

其次，本申请所要解决的技术问题是通过使用特殊的电解液添加剂即磷酸三苯酯来抑制电池内的高温放热反应，从而提供过充电稳定性、高温贮存特性优异，同时可抑制膨胀的可再充电电池；本申请修改后的权利要求1采用的技术手段中进一步限定了“所述阴极活性材料不包含锰类物质”。对比文件1所要解决的技术问题是通过使用磷酸酯化合物来抑制正极活性物质的Mn溶出，抑制电池性能的劣化；并且对比文件1必须采用含Mn的正极活性物质。由此可见，本申请解决的技术问题，采用的技术手段与对比文件1完全不同，对比文件1对于本申请没有任何教导或启示，也就是说，通过具体“放弃”修改使权利要求1相对于对比文件1具备新颖性。

再次，基于上述理由，对比文件1没有公开区别特征“所述阴极活性材料不包含锰类物质”，也没有给出任何技术启示，上述区别特征“所述阴极活性材料不包含锰类物质”对于本领域技术人员来说并不属于公知常识。且权利要求1通过采用上述区别特征使得本申请能够解决抑制电池内的高温放热反应的技术问题，并且能够达到提供过充电稳定性、高温贮存特性优异，同时可抑制膨胀的可再充电电池的有益技术效果，因此，权利要求1所要求保护的技术方案相对于对比文件1是非显而易见的，并带来了有益的技术效果，因而具备突出的实质性特点和显著进步，也就说，通过具体“放弃”修改使权利要求1相对于对比文件1具备创造性。

案例分析：实审审查员的理由是由于原说明书中记载了阴极活性材料含锰类物质的特征，而修改后的特征为“所述阴极活性材料不包含锰类物质”，虽然这种修改是将锰类物质排除，但是并不属于审查指南中的“放弃”修改方式，因此无需从修改后权利要求是否具有新颖性、创造性的角度来判断该修改是否超范围。而复审合议组认为上述修改属于可以“放弃”的情形，结合“具体放弃式”修改适用的三种情形来看，复审合议组按照“偶然占先”的思路来处理本申请的上述修改，更多的是从技术方案的实质出发进行判断，认为从本申请解决的技术问题分析，本申请中的阴极材料可以包含锰类物质、也可以不包含锰类物质，而对比文件1为了解决其抑制正极活性物质的Mn溶出的技术问题，就必须采用含Mn的活性物质，二者所要解决的技术问题和采用的技术手段均不相同，对比文件1对于本申请没有任何教导或启示，属于“偶然占先”的情况，因此按照排除后的技术方案是否具备新颖性和创造性来判断修改是否超范围。

笔者认为，本案例中实审审查员与复审合议组作出不同结论的主要原因在于，实审审查员对修改超范围的判断过于形式化，认为原说明书中记载了阴极活性材料含锰类物质的特征，因此其修改后的特征“所述阴极活性材料不包含锰类物质”并不属于审查指南中“具体放弃式”修改的情形。对于修改超范围的判断，审查员应该更多地考虑申请人的真实意思表示，尤其是对于“具体放弃式”修改，应该考虑申请对现有技术的实际贡献，而不必过于担心申请人不当获利，因为放弃的技术方案在专利确权和侵权判定过程中均被排除在权利要求解释的保护范围之外。

五、总结

通过比较我国审查指南和欧洲专利局关于“具体放弃式”修改的规定，从专利法第33条的立法宗旨入手，结合实际复审案例，首先明确了“具体放弃式”修改的适用情形不仅限于数值范围，可以是文字式放弃，但具体方式仅限于排除不允许授予专利权的主题、排除破坏新颖性的抵触申请和“偶然占先”的情形。其次，从典型案例分析中得出了判断“具体放弃式”修改是否超范围的思路，希望可以让广大审查员进一步了解这种特殊的修改方式，进一步统一实审和复审的审查标准，从而节约审查程序。

参考文献：

[1]《审查指南》，知识产权出版社，2010 年版，第252页。

[2] “论发明专利申请的‘修改不得超范围’”，戴雷，《中国优秀硕士学位论文全文数据库》，2010。

[3]欧阳石文、刘犟、俞翰政等，“说明书充分公开及申请文件修改超范围研究”，北京，国家知识产权局，2007 年，第 116 页。

[4]温丽萍，“专利法第三十三条的理解和典型适用——专利法热点问题专家谈（一）”。